商標蟑螂在大陸的窮途末路?

對於欲進入大陸市場的外資企業來說,商標惡意搶註為一大顧慮,因此種惡行不僅是擾亂公共社會秩序,甚至是浪費行政司法資源;為端正此歪風,2019年大陸大刀闊斧修正商標法,以期遏止惡意註冊。

大陸商標採申請在先原則,申請之際不須提供使用證據,惡意申請人(俗稱:商標蟑螂)利用此漏洞以及制度上的缺陷,搶註國外知名商標,爾後再轉讓回去給該商標之原始權利人以牟取暴利,或是藉此攀附商譽。儘管大陸歷年來不斷修正商標法,惡意註冊事件仍層出不窮,手法甚至推陳出新,以下提供兩種常見商標惡意搶註狀況:

案例一
早期的審查只就相同及近似類別上進行檢索,商標蟑螂就此鎖定知名商標尚未註冊類別下手,如西班牙品牌ZARA,當時在大陸僅以「ZARA」字串於服飾及配件相關類別註冊商標,就遭福州美髮經營者張先生以「颯拉ZARA」於第44類美容理髮申請商標(申請日:2011年06月28日;申請號:9649569),該商標爾後也核准註冊成功。

案例二
近年,為規避近似商標註冊被駁回風險,惡意申請人甚至將原商標拆分申請,意圖鑽商標審查之隔離審查漏洞,如日本好侍食品集團本社株式會社為其旗下咖哩產品註冊之“好侍”、“百夢多”商標,遭南京某商贸有限公司拆分成 “好待百” (申請日:2018年09月29日;申請號:33838169)及 “夢多咖哩” (申請日:2018年09月29日;申請號:33827187)進行申請。

以上惡意搶註行為不僅是侵犯他人私權,甚至是浪費行政司法資源,故為求從根本上打擊以謀取不正當利益為目的之申請行為,大陸於2019年下半年針對其《商標法》進行第四次修正,同時也發布第17號《規範商標申請註冊行為若干規定》,兩法皆於同年底生效,從「抑制商標惡意註冊」、「規範商標代理商行為」及「加大侵權賠償力度」三大方向著手,提高惡意註冊之難度。

抑制商標惡意註冊行為

駁回不以使用為目的的惡意商標註冊申請

此次修法,最為核心的條款為第4條,其中新增「不以使用為目的的惡意商標註冊申請,應當予以駁回」,明確指出商標申請要以「使用」爲目的,被視為能從源頭遏止惡意註冊。

修法前,實質審查之範圍僅在相同及近似類別上進行檢索而不及於不相近似類別(如案例一),在先商標權人僅能透過異議手段對付惡意商標註冊,審查委員無法條可引用以駁回惡意商標註冊;然而,修法過後的第4條提供審查委員在實質審查中可主動駁回惡意商標註冊的依據,也成為提出異議及無效之理由(商標法33條及44條),意即以第4條提出異議者無須為在先權利人或利害關係人。

再者,商標審查不再是孤立,為防範惡意註冊,尤其像是惡意拆分申請著名商標,待核准註冊後再合併使用之行為(如案例二),審查委員不會單就一商標申請案之圖樣近似檢索結果做出判斷,也會視情況參考申請人先前申請之商標,做出綜合評估,判斷申請人是否有主觀惡意。

規範商標代理機構行為

依法究辦未拒絕惡意註冊的商標代理機構

對於惡意搶註行為的防範也延伸至商標代理機構之上,第19條指出:「商標代理機構知道或者應當知道委託人申請註冊的商標屬於本法第四條,不得接受其委託。」,即商標代理機構有拒絕惡意註冊委託之義務,若怠忽職守,進行惡意商標註冊或訴訟,經發現,依法追究責任(第68條)。

加大侵權懲罰力度

加大賠償金額以及制裁假冒商標的商品

搶註案件數量龐大的主因之一為侵權賠償成本低,故此次修法也大幅提升違法成本,加大惡意註冊的賠償金額倍數和法定賠償金額分別至五倍及五百萬(第63條),給予權利人更加充分的補償,並嚇阻惡意註冊行為。

除此之外,為避免侵權人以極低成本重操舊業,應權利人請求,經法院判決,帶有假冒商標的商品及其製造工具、材料可無償銷毀;至於已去除假冒商標的商品,亦被禁止進入商業管道。(第68條)

綜合上述,大陸此次以「惡意」為要件進行第四次商標法修正,從不同面相加強打擊惡意註冊之力度,加強商標權保護。於審查階段即嚴厲控管,提供官方充分法律依據能主動駁回惡意申請,即使該申請未能於審查期間被揪出,在先權利人或利害關係人在相關法源支持下,仍可於公告期間提出異議,或是註冊核准後提出無效宣告或三年未使用撤銷申請,侵權階段也祭出重罰嚇阻違法行為,可望從根本遏止搶註歪風。然新法生效後至今才近兩年,此次修正是否能有效改善惡意註冊狀況,尚待關注。

此外,建議申請人平時還是得妥善保留商標使用證據,以備法律維權之需,也可進行「商標監視」,防範官方審查階段之疏漏,及早於商標公告期間發現惡意註冊商標,訴諸法律行動。實務上根據往例,註冊核准後提出救濟程序所耗費之時間及金錢成本往往高於異議階段,難度也相對提高,例如FACEBOOK之「FACEBOOK」同名商標於2006年在大陸以第42類服務遭蘇姓男子搶註(申請日:2006年05月09日;申請號:5359959),雙方商標之爭纏訟至2020年初才塵埃落定。在先權利人若能及早於公告期間把關,則可免於惡意商標流入娛樂城市場後致消費者混淆誤認,否則既影響商譽,又得承擔高額訴訟費用及面臨漫長訴訟程序,得不償失。

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